Tips voor een goed licentiecontract

Samenwerking draait om vertrouwen, maar zomaar op de blauwe ogen vertrouwend zakendoen is ook weer niet verstandig. Dus ga je licenseren? Zorg dan voor een professioneel contract met afspraken over de samenwerking. Welke afspraken je opneemt is aan beide partners, maar de volgende onderwerpen zie je doorgaans zeker in een licentiecontract:

• de handelende partijen. Let daarbij ook op de details: met welke onderneming doe je daadwerkelijk zaken? Behoort deze tot een grotere groep? Zo ja, geeft dit ook rechten aan een dochteronderneming of juist niet?
• het toepassingsgebied. Gaat het om het volledige product of slechts een deel van de technologie? Op welke markt mag de licentienemer het product toepassen? En in welk geografisch gebied? Dat kan een land of landsdeel zijn, maar zelfs een continent is mogelijk.
• de opname van de licentie in het octrooiregister. Dit is geen verplichting, maar wordt wel aanbevolen.
• de rechten en plichten van beide partijen. Zoals de controle van de naleving van het contract tot aan het opnemen van ontbindende voorwaarden. Ook kun je afspraken maken over productaansprakelijkheid, promotie, eventuele handhaving bij inbreuk en het al of niet delen van de technologie met derden in de vorm van een sublicentie. 
• de contractvorm. Gaat het om een exclusieve licentie of niet?
• de looptijd. Meestal is de looptijd van een licentieovereenkomst gelijk aan de duur van het octrooi. Toch is het voor beide partijen belangrijk dit vast te leggen. Voor de licentienemer is het wenselijk om bij een kortere contractperiode aan het eind van het contract een optie te hebben op verlenging. Ook kan je een 'anti-ijskastbeding' opnemen. Dat betekent dat de licentienemer het product binnen de afgesproken periode moet gaan exploiteren. Doet hij dat niet, dan kan de licentiegever de licentie terugnemen. Daarnaast kan je afspreken dat de licentie wordt beëindigd als één van de partijen zich niet aan het contract houdt.

Geldzaken

Ondernemers gebruiken verschillende manieren om te betalen voor het recht om een beschermde vinding te mogen gebruiken:

• lump sum (of 'up-front payment'): een vastgesteld bedrag dat de licentienemer periodiek of eenmalig betaalt voor de licentieovereenkomst.
• royalties: een van tevoren afgesproken percentage van de omzet of winst, of een bedrag per verkocht of geproduceerd product. Partijen kunnen afspraken maken over een minimumvergoeding per jaar. Dat ontmoedigt de licentienemer de technologie 'op de plank te laten liggen'.
• mile-stone payments: vastgestelde bedragen die de licentienemer betaalt bij vooraf vastgestelde gebeurtenissen. Je betaalt bijvoorbeeld aan het begin voor het gebruiksrecht. En dan betaal je extra tegen de tijd dat je het product op de markt hebt gebracht. Ook kan je de kosten laten variëren afhankelijk van de hoeveelheden die je verkoopt. Zo’n mile-stone payment geeft de licentienemer wat meer zekerheid over het terugverdienen van de licentiekosten. Bovendien beschermt deze constructie hem tegen een (achteraf gebleken) waardeloos octrooi.
• Doe je zaken met partijen in andere landen? Dan is het verstandig om ook na te denken over welke valuta je gebruikt en wat het land van afrekening en eventueel te betalen belastingen is.

Karen Kraan-Sam, specialist van RVO Octrooicentrum Nederland, adviseert ondernemers die een licentiecontract opstellen altijd met een gespecialiseerd jurist te werken. “Een licentiecontract biedt je alle vrijheid, maar dat is meteen ook de valkuil. Alles wat je op juridisch vlak niet goed hebt geregeld, krijg je later zogezegd met rente terug. Zorg dat je gespecialiseerde jurist in ieder geval intellectueel eigendom als meerweetgebied heeft. Er bestaat ook een branchevereniging voor juristen die met licenties werken, de LES (Licensing Executers Society).”

Conflict en beëindigen overeenkomst

Een samenwerkingscontract tussen twee bedrijven zou je kunnen vergelijken met een huwelijk. Je hoopt lang en gelukkig samen te werken. Helaas lukt dat niet in alle gevallen. Daarom neem je in een contract ook ontbindende voorwaarden op. Je maakt dan afspraken over hoe jullie handelen als de samenwerking niet meer loopt zoals gehoopt en je het contract wilt ontbinden.

Als je samenwerkt met een partner in een ander land, denk dan ook na onder welk recht je het contract afsluit. Dat bepaalt namelijk waar je heen moet, mocht het tot een rechtszaak komen. Stel, je werkt samen met een partner in China. Dan kan het een groot verschil maken of je bij een conflict volgens het Nederlandse recht procedeert in Nederland, of dat je naar China moet om jouw rechten te halen volgens het lokale rechtssysteem. Win hier tijdig kennis over in.

De beste voorbereiding op een vervelende scheiding is door er al bij het afsluiten van het contract afspraken over te maken, voor het geval dat.  
Toch geldt vooral: voorkomen is beter dan genezen. Voorkom dat je elkaar in de rechtbank pas treft. Investeren in een goede samenwerking is meestal de beste bescherming tegen conflicten. Lees tips over samenwerken met licenties.

Bel voor persoonlijk contact over het verduurzamen van je bedrijf het KVK-adviesteam.